商标淡化的行为类型
- 作者： 十象知识产权官网 发布时间：2024-01-12 22:32:28
- 摘要
我国学者在论及商标淡化行为的种类时，几乎无一例外地将淡化行为分为弱化、丑化、退化三种。这三种类型实际上只是美国理论界和法院流行的划分方式。但即使在美国，对商标淡化究竟包括哪些行为类型，理论界和实务界的认识也并不完全一致。分歧主要集中在丑化行为是否淡化的一种因而应受反淡化法规制。除此之.夕卜，也有个别法院认为淡化行为并不限于上述类型。而欧盟由于没有明确地使用淡化概念，因而也缺乏关于淡化行为类型的明确划分。
我国学者在论及商标淡化行为的种类时，几乎无一例外地将淡化行为分为弱化、丑化、退化三种。这三种类型实际上只是美国理论界和法院流行的划分方式。但即使在美国，对商标淡化究竟包括哪些行为类型，理论界和实务界的认识也并不完全一致。分歧主要集中在丑化行为是否淡化的一种因而应受反淡化法规制。除此之.夕卜，也有个别法院认为淡化行为并不限于上述类型。而欧盟由于没有明确地使用淡化概念，因而也缺乏关于淡化行为类型的明确划分。
对商标淡化的行为类型的划分不仅具有理论意义，它还决定反淡化法的适用范围，即哪些行为受反淡化法调整，驰名商标所有人在何种情况下可寻求反淡化法保护等。因此，对商标淡化的行为类型应有一个科学的界定。本文以下试图对通常认为的三种淡化类型作一具体分析。
（一）弱化（blurring）
弱化是指使驰名商标与其所指示的商品之间的特定联系被逐步削弱。谢切特最初提出淡化理论时，实际上指的就是这类行为。弱化作为商标淡化的一种典型类型不论在理论界还是实务界都不存在，任何分歧。
（二）退化（genericide）
退化是指将商标作为商品的通用名称使用，从而使商标的区分功能完全丧失。退化是另一种极端的商标淡化行为，是商标淡化的一种特殊类型。但美国《商标淡化修正法》只规定了弱化和丑化两种淡化行为，没有对退化行为作出任何规定；欧盟一号指令规定了退化行为，但没有将其与淡化行为放在同一条文中。
将商标作为商品名称使用的现象虽不普遍，却是一种后果可能最严重的淡化行为。对这种行为如果不及早制止，一旦消费者普遍形成了该商标就是某种商品通用名称的印象，商标所有人丧失该商标的后果就很难避免。历史上，商标退化的案例并不罕见。如阿司匹林（aspirin）、热水瓶（Thermos）、吉普（Jeep）、氟利昂（FREON）等都曾是商标。在我国，“敌杀死”、“优盘”等也曾发生过是商标还是商品名称的争论，而“优盘”现已完全退化为商品名称。
实践中，商标退化的主要原因可能包括：消费者在观念上将该商标作为商品名称，竞争者在比较广告中将该商标作为商品名称以及书籍、词典、电影等将该商标作为商品名称。按一些国家商标法的规定，注册商标演变为商品名称后可被撤销（如美国《联邦商标法》第14条第3项）。为使商标所有人苦心经营的品牌免遭退化的厄运，欧美商标法还专门规定了商标所有人的所谓“词典订正版"即要求将其商标错误地注释为商品名称的词典编纂者予以订正。
商标退化是一个事实问题。但对这一事实的认定却有不同的方法。根据美国的判例，如消费者认为商标已成为一个通用名称，该商标就已经退化，而不问退化是基于何种原因。一旦退化,.该商标即不能再作为商标受到保护（详见《联邦商标法》。
欧盟商标法对退化的认定采取了更严格的做法。根据一号指令第12条第2款（a）项，如果由于商标所有人的作为或不作为，其商标在该行业中（inthetrade）已成为其所注册的产品或服务的通用名称，则该商标注册应予撤销。这一规定有如下几点值得注意：一是商标退化必须是商标所有人作为或不作为的结果。例如，商标所有人自己将其商标作为一个普通词语使用（雅虎网站的“Doyouyahootoday?”一句中对yahoo一词的使用即是适例），或者对其他人将其商标作为普通词语使用的行为不采取积极的作为予以制止等。二是仅限于在商标所有人所处的行业（inthetrade）已成为通用名称。如果只是普通消费者把该商标作为一个通用名称使用，而该行业内的经营者并未作此种使用，则不能认为该商标已经退化而予以撤销。三是如果该商标已经退化，不是“可以"（may）而是“应当"（shall）予以撤销（一些成员国如英国《商标法》则规定为“可以”撤销）。由此可见，欧盟对以退化为由撤销一个商标采取了更为慎重的态度。
我国《商标法》第11条规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的，或者仅仅直接表示商品的质量特点的，不得作为商标注册。已经注册的，根据《商标法》第41条，应予以撤销。尽管上述规定在实践中可能被用于退化，但如果严格依文义解释，该规定应仅适用于注册时即已通用的标志，而不包括注册之后退化的情形。对此似有必要在将来修改商标法时进一步明确。另外，现行《商标法》既没有限定退化即“通用”的范围，也没有限定退化的原因，解释上即可理解为无论在消费者中通用还是在特定行业通用，也不论是基于何种原因而退化，都可导致注册商标被撤销。
对商标退化认定标准宽严的选择实际上是对两种利益一商标所有人的利益和其他竞争者及社会公众的利益——加以权衡的结果Q从以上分析可以看出，欧美在这一问题的做法差异很大。欧盟一号指令显然更多地关注商标所有人的利益，而在美国，无论理论界还是法院，在这一问题上关注的重点更多地偏向社会公众的利益。美国理论界认为，商标所有人无权阻止语言自身的发展。即使是一个臆造商标，如果该商标事实上已成为公众语言中的一个普通词语，则不管是什么原因导致了这一现象的发生，商标所有人都丧失了对该词语的垄断权，该词语即不能再作为商标受到保护。
在立法上采纳类似美国的做法对我国的商标所有人来说可能意味着更多的风险，因为至少在现阶段，我国很多商标所有人的商标保护意识不是很强，对商标退化的危害认识不足。但笔者认为，与取消对一个事实上已经退化的商标的保护给商标所有人造成的损害相比，强行维持一个事实上已经退化的商标给社会公众利益造成的损害要严重得多。在两者无法兼顾时，社会公共利益理应优先考虑。事实上，我国现行《商标法》的规定已体现了这一价值取向（不管是立法者刻意为之还是意外巧合），实务部门在实践中应贯彻这一取向。商标所有人有权依法阻止他人对其商标的退化性使用，但如果其无法在法制框架内有效阻止其商标的退化，他就只能咽下商标退化的苦果，因为商标退化也是商标所有人必须面对的商业风险之一。
与弱化不同，不仅高度驰名且具有突出显著性的商标可能退化，普通商标同样可能退化。弱化和退化具有相同的本质特征，即商标显著性的丧失或削弱。退化是淡化的极端形式，将退化纳入淡，化的理论体系之内并不存在实质障碍。美国TDRA将退化排除在淡化的范围之外的做法并不足取。当然，在立法上，笔者认为仍应将两者以不同条艾分列，正如欧盟一号指令所做的那样。对于退化，原则上可准用看关淡化的规定。
(三)关于丑化(tamishment)
丑化，或称玷污或污损，是指将与驰名商标相同或近似的商标或标记用于有损该商标良好形象的商品上的行为。丑化性使用通常与毒品和性有关，但不限于此。丑化通常可能表现为以下几种情形：
一是在不洁净的或者有伤风化的背景下使用驰名商标。例如，早期的德国法院曾禁止一家污水处理公司在其车厢上单纯使用4711(该公司的电话号码)，因为4711为一著名的香水商标，法院认为在肮脏的车厢上使用4711会使该著名商标的形象受到损害。在美国，最广为人知的丑化案例可能是被告针对原告ENJOYCO?CA-COLA的宣传语而讽刺性地使用ENJOYCOCAINE。
二是将驰名商标用于质量或档次很低的商品。如路边小店使用一家全国知名的大酒店的商标；将用于钢琴的驰名商标Steinway用于酒瓶开启把手;将美国快递(AmericanExpress)著名的广告语NEVERLEAVEHOMEWITHOUTIT(出门随身带)用于避孕套;砂将与驰々商标“百威”(Budweiser)近似的Buttweiser用于T恤上;等等。美国第二巡回法院甚至走得更远，它认为，即使某一商品是商标所有人生产或经其许可生产的，但如果该商品质量已经下降而不再符合商标所有人的质量标准，继续销售该商品也可能构成商标淡化。
三是在广告中将驰名商标作贬损性的使用。典型案例是美国的JohnDeere案。该案中，原被告处于竞争领域。被告将原告的商标一只跳跃的鹿的形象加以修改，使其处于被告的拖拉机和猎狗的追赶之下。法院认为，被告的行为会使消费者逐步将一些不利的特征归之于原告的商标，并最终将原告的商标与低质的商品或服务联系起来。因而这种改变构成一种新类型的丑化。
尽管丑化的概念主要是在美国FTDA的框架下提出的，但对应否将丑化纳入淡化的范畴却不乏争论。认为淡化不能包含丑化的观点主要来自理论界，而多数法院在解释FTDA淡化的定义时则认为该定义已将丑化包含在内。为解决这种认识上的分歧，TDRA明确将淡化分为弱化和丑化两种类型。
与美国不同，欧盟的一号指令没有使用淡化的概念，其第4条第3款以及其他相关条款只是规定禁止在后商标没有正当理由的使用不公平地利用或损害在先的声誉商标的显著性或声誉，这使得丑化行为有可能被包含在这些条款中，因为丑化行为显然属于损害在先商标声誉的行为。
保护工业产权巴黎联盟和世界知识产权组织在其1999年发布的《关于驰名商标保护的联合建议及其注释》中也认为，“淡化的极端事例是，在劣质或者具有不道德或污秽性质的产品或者服务上使用冲突商标”（注释4.4）,其显然也将丑化作为淡化的一种类型。
尽管将丑化作为淡化的下位概念在国际范围内尤其是美国颇为流行，但这种看法显然是错误的。当年美国商标协会在其所提交的商标法修正案建议稿中将淡化和丑化分列，并以此为基础拟订了淡化的定义；尤其是，建议稿是将丑化置于第43条（a）款而不是新增加的（c）款之下，即仍将丑化作为普通的商标侵权而不是作为淡化对待。这说明其已认识到淡化和丑化是两种不同性质的行为。而美国国会在立法过程中在删除了建议稿中的丑化部分却又不改变淡化定义的情况下，仍然认为淡化包含了丑化，这种做法似乎并不科学。淡化是对驰名商标显著性的削弱，丑化是对商标声誉的损害，但并不导致商标显著性的削弱；制止淡化只是针对驰名商标，而制止丑化则是对所有的商标提供的保护，不论其驰名与否。两种行为性质不同，客观表现形式不同，侵害的对象和损害后果也不同。将其放在同一种制度框架中，适用同一规则，是立法的失误。将丑化作为淡化的下位概念会导致两种可能的结果：一种结果是，当丑化所针对的是驰名商标时，该驰名商标可依反淡化法获得保护；而当丑化所针对的是普通商标时？该普通商标由于其不驰名而不能获得保护。另一种结果是，当丑化行为发生时，不论是驰名商标还是普通商标都能受到保护，但保护的依据不同，前者是根据反淡化法获得保护,后者是根据民法或竞争法获得保护——当然以民法或竞争法上存在相关规则为前提。在我国现有的法律框架下，普通商标此时可能很难获得保护。因为在我国现行法律规则体系中，尚缺乏可适用于丑化行为的有针对性的规则。无论出现上述哪一种结果，都将违背作为民法基本原则之一的公平原则。由此可见，将丑化作为淡化的一种并与之适用相同的规则，是不可取的丑化应与淡化分离，在反淡化法之外另加以规定。美国商标协会1987年的建议稿正确地认识到了丑化和淡化的区别，而美国的立法者却错误地将两者混为一谈。
